一、相关概念
标准必要专利(Standard-Essential Patents, SEPs):为实施某一项标准技术不可回避、必须使用的专利,因此在权利人与实施人最终达成许可之前,侵权具有必然性。本案中OPPO要发展5G技术必须使用某些NOKIA享有的专利(标准必要专利)。
FRAND费率:“公平、合理、无歧视”的许可义务,对于愿意支付合理使用费的善意的标准使用者,标准必要专利权人不得径直拒绝许可,既要保证专利权人能够从技术创新中获得足够的回报,同时也避免标准必要专利权利人借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不合理条件。
NPE(Non-practicing Entity):非专利实施主体,指拥有大量专利但并不进行实体生产销售的主体。
PAE(Patent Assertion Entity):专利主张主体,通过收购、许可等方式积累大量专利,未寻求任何许可谈判直接对目标公司发起专利侵权诉讼,最后通过和解或法院判决赔偿等方式获取高额利益,而这些专利往往质量低下。
二、案例简述:
NOKIA:SEPs权利人。掌握多项标准必要专利,包括重要5G专利。在手机业务衰落后,专利许可费用已经成为NOKIA的主要收入来源,2020年达14.02亿欧元。
OPPO:SEPs实施者。中国著名通讯品牌之一,近年来发展5G业务,具有一定的专利积累。
OPPO与NOKIA曾就4G有关专利授权达成合作,但5G时代来临,NOKIA掌握多项SEPs,OPPO发展5G业务需要使用该SEPs。双方对5G SEP的许可合同进行了长时间的谈判,但一直对许可费不能达成一致意见。OPPO认为NOKIA主张的许可费极为不合理,在此情况下,NOKIA在多个国家起诉OPPO侵犯其专利权,并获得胜诉。
三、案例分析
双方争议的焦点在于专利许可费用,依据标准必要专利需要使用FRAND费率标准的规定,许可费需要公平、合理、无歧视。但这三个词在实际案例中是非常模糊的,许可费定价并没有绝对的公平,最终价格的确定主要依靠双方的协商一致。
公平、合理、无歧视的价格参考是:
- 特定主体过去几年对外许可费率
- 与该主体专利体量相当的公司,对外提供的许可费率
- 被许可方的专利积累,比如双方是否存在交叉许可的状况
根据此前资料显示,几家海外通信巨头在2018年分别公布了其5G专利的授权费用。
NOKIA5G专利收费标准:每台5G手机最高收取3欧元的专利费。
爱立信:每台收取5美元的许可费,对于售价较低的设备每台收取2.5美元的许可费用(不包括2G、3G、4G的专利许可费)
高通:按设备的终端售价来收取一定比例的费用,单模5G手机费率为2.275%,多模5G手机(3G/4G/5G) 的费率为3.25%。
华为:设备的终端售价收取一定比例的费用,其收费上限为每台2.5美元。
由此可见,与同行业相比NOKIA的收费标准并非最高的,是属于行业平均范围内。当然收费标准只供参考,并不一定是NOKIA向OPPO的实际要价,有消息称NOKIA的要价大约每部手机270元人民币。
而德国分析机构IPlytics的报告显示,截止到2021年2月份,全球5G标准必要专利声明排行榜中,NOKIA以9.01%的专利占比位居第六位,OPPO以3.47%的份额位居榜单的第九位。只不过OPPO的专利更多集中在产品端。依据专利积累情况,虽然OPPO也有很多专利,但NOKIA可能并不需要用到,而NOKIA的专利则是OPPO的必需品,所以实际交叉许可的情况可能并不普遍存在。
虽然争议的焦点在于专利许可费用,但NOKIA起诉OPPO,法院也要考虑实际的侵权状况。对于标准必要专利诉讼,实施者在主张自身行为并非构成侵权是非常困难的,其诉讼策略是通过主张FRAND费率和反垄断诉讼对冲侵权指控,并期望法院判决获得一个更符合自身期待的许可费用。而权利人则也可能想通过诉讼向实施者施加压力,使其接受许可费用。实际参与诉讼的可能并非仅有上述两方,一些NPE公司或者PAE公司也会参与其中,它们以收取专利授权费用为主业,以大量侵权诉讼谋取利益。
四、对企业的法律建议
(一)SEPs实施者
1、做好事前风险评估。许多企业在获得SEPs许可之前就会进行相关产品的研发和推广,此时便要考虑SEPs许可费的预期,以及在不能谈妥条件下面临的诉讼风险。若败诉,企业就要面临相关产品强制退出市场、金钱赔偿等禁令,在多数情况下是较严重的损失。此时就需要衡量延期开发风险和后期败诉风险,争取损失最小化。
2、善于谈判。由于权利人收到SEP许可申请时,实施者可能已经推出了符合标准的产品,所以SEP许可谈判不是对未来商业合作的先期协商。而SEP相关的诉讼往往在多个国家进行平行诉讼,耗费大量时间和金钱成本,同时相关产品可能受到诉讼禁令而停滞,所以在谈判阶段解决纠纷,是降低诉讼风险的重要方式。此外。诉讼和谈判并非完全冲突,谈判可以贯穿诉讼的过程,如果能在判决之前双方达成和解,也是理想的情况。
3、制定科学的诉讼策略。在诉讼阶段,SEPs的实施者在主张自身不构成侵权方面并不占优势。所以就需要更佳巧妙、灵活的诉讼策略,比如利用反垄断发诉讼,主张FRAND费率不合理等方式。任何应对策略都需要充分的准备工作,包括对司法环境和类似案例的准确研判,对律师团队的合理选择等。
(二)SEPs权利人
1、避免滥用市场支配地位和恶意诉讼。由于FRAND规定了善意、公平合理的许可费率,因此权利人不可将许可费设置畸高。过高定价加上大量标准必要专利使得权利人容易被判定为滥用市场支配地位,违反反垄断法的规定,可能遭到行政处罚。
2、衡量诉讼成本和风险。相较于谈判和解而言,诉讼的成本和风险都是较高的。当然不排除权利人将诉讼视为一种谈判手段,令实施者接受其目标许可费用。但这一过程权利人需要谨慎考量,争取利益最大化。
参考文献:
王昭林、潘俊林,《IoT时代来临,如何有效开展SEP的许可谈判》,2022年6月
贾明顺,《标准必要专利的权利属性及其法律限制》,《甘肃社会科学》2020年第5期
